“一案两请” 有关问题的讨论

与世界其他国家相比，中国的实用新型制度具有中国的特色。其一是实用新型专利申请提交后只需通过初步审查（不经过实质审查）即可被授予专利权，而其权利与经过实质审查的发明专利无实质性区别，只是保护期仅为10年；其二是申请人就同一件发明创造在申请实用新型专利的同日还可以申请发明专利（即“一案两请”）。一般情况下实用新型会先获得授权，其后当发明专利申请即将获得授权时，申请人只需放弃在先获得的实用新型专利权即可，从而使该发明创造的专利权得以延续。

历经近30年的实践，证明中国的实用新型专利制度具有一定的吸引力，它不仅受到国内申请人的青睐，而且也日益引起国外申请人的关注，近年来国外专利申请中“一案两请”的比例也在逐步提高。 正是由于中国的实用新型专利制度具有与他国不同的特点，或者说具有一定的创新性,所以在其实践过程中也难免出现一些预想不到的问题，随着问题的不断解决，该制度也在逐渐得以完善。当然，不排除眼下仍存在一些有待继续解决的问题。

本文拟结合“一案两请”的问题对我国实用新型制度的改进过程做简要回顾，并结合目前实践中尚存在的问题对“一案两请”做进一步讨论并提出一点改进建议。 一、“一案两请”的历史回顾

我国的专利法是1984年制定的。1984年制定的专利法第二十二条明确规定：

“新颖性，是指申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向行政管理部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”。 上述“他人”的限定具有中国特色，意在将申请人本人排除在“抵触申请”之外，从而为专利申请人可以就同样的发明创造同时或先后向国家专利局提交实用新型专利申请和发明专利申请，俗称“一案两请”，（只要其中的一份专利申请尚未公开）提供了可行性及法律依据。［１］

在该专利法及其实施细则的规定中，并没有对“重复授权”做出任何，申请人不仅可以就同样的发明创造先后提交两份专利申请，而且可以同时拥有实用新型专利和发明专利两项专利权。 其结果是：申请人就同一件发明创造可以获得实用新型和发明两项并存的专利权。这无疑将对技术市场带来混乱，对社会公众的利益造成损害。

在1992年修改专利法时，虽然未对专利法第二十二条进行修改，但在实施细则第十二条中增加了“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定。

针对该规定，审查指南做出了相应的规定：同样的发明创造只能授予一项专利权，申请人需声明放弃已经获得的实用新型专利权，方可以授予其发明专利权；已经重复授权的专利，可以通过“无效宣告请求”的方式予以解决，即专利权人需放弃其中的一项专利权。

该规定的执行中又出现了新的问题：“放弃”与“无效”将导致不同的法律后果——前者是自放弃之日起专利权不存在、而后者是专利权自始即不存在，以“放弃”的方式处理“无效”的问题显然是不合适的。审查指南最初的处理方式存在缺陷。

在2000年修改专利法时，上述条款未做变动，但在审查指南中将无效宣告程序中的“放弃”规定为“视为专利权自始即不存在”。这样就使其与“无效”的法律后果取得一致。

在相对平静几年之后，2005年北京市高级人民做出的一件判决对“一案两请”的问题又提出了新的挑战。具体案情是： · 舒某于1991年2月7日提交了一件实用新型申请，1992年2月26日被授权，1999年2月8日终止；

· 1992年2月22日舒某又提交了一件发明专利申请，1999年10月13日被授权；

· 针对其发明专利权，某锅炉厂提出无效宣告请求，其理由是该发明“违反同样的发明创造只能被授予一项专利的规定，构成重复授权”；

· 复审委员会认为：该发明专利在授权时相应的实用新型专利权已经终止，不存在两项权利共存的情况，故不违法“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定。决定维持专利权有效；

· 行政诉讼一审中，北京一中院确认“该案不存在两项权利共存的情况，不违法同样的发明创造只能被授予一项专利的规定”，维持了复审委员会决定；

· 二审中北京高院撤销了专利复审委员会的决定。判决认为：“同样的发明创造只能被授予一项专利”是指“只能被授予一次专利权”，而并非指“不允许两项权利共存”，将其理解为“不允许两项权利共存”“于法无据”；而且其实用新型专利权终止之后，该技术已经进入社会公众可以自由使用的公有领域，将属于公有领域的技术又授予专利权构成了“重复授权”，故撤销了专利复审委员会的决定； · 随后复审委员会向最高人民提出再审请求。

对于“二次授权”是否违反“同样的发明创造只能授予一项专利权”的问题，笔者当时的观点是：按照当时专利法的规定，是允许对“同样的发明创造”进行“二次授权”的。其依据就是专利法第二十二条中的“他人”。［２］如上所述，“他人”的存在就是为了发明专利的“二次授权”提供条件。否则就应当将专利法第二十二条中的“他人”删除，将抵触申请的范围扩大为“任何人”，避免自相矛盾。因此，按照当时的专利法，“同样的发明创造”被两次授权是“于法有据”的。

对于“实用新型专利权终止之后，该技术已经进入社会公众可以自由使用的公有领域”这一认定，笔者的观点是：一项专利权的终止并非意味着该技术已经进入社会公众可以自由使用的公有领域（或称自由现有技术），因为该技术很可能还受其它有效专利的保护，不一定就属于“公众可以自由使用的技术”。然而，将一项已经终止了的专利权重新授予专利权就法理而言的确有其不合理之处：“终止”意味着专利权人无权再继续追究他人的侵权行为，而“重新授予专利权”

则意味着专利权人可以继续追究他人的侵权行为——这显然是一种矛盾和不公平，对社会公众也是一种愚弄，应当禁止。

结合舒某一案的所进行的讨论暴露出专利法对“一案两请”的规定尚存在某些缺陷：

一是“一案两请”有可能导致对一项技术的专利保护期超过20年；

二是将一项终止后的专利权再次授予专利权在法律上不够严谨，对社会公众也不公平。

为此，在2008年修改的专利法时对专利法第二十二条和第九条都进行了修改。将“他人”从第二十二条中删除了，并将第九条修改为：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”

将“一案两请”“同日”提出申请，就可以避免保护期超过20年的问题；“先获得的实用新型专利权尚未终止”为前提，可以避免“将一项已经终止了的专利权重新授予专利权”。

2008年修改的专利法进一步理清了与“一案两请”相关的法律问题，是一大进步。

二、关于“同样的发明创造只能授予一项专利权” 但对于如何理解专利法第九条中的“同样的发明创造只能授予一项专利权”这句话，目前业内仍存有争议。

有人认为这句话的含义是不允许“重复授权”，“一项”是指“一次”；有人则仍然坚持应当将这句话理解为允许“重复授权”，只是不允许“权利共存”，因为专利法仍未禁止“一案两请”，“一案两请”的结果必然导致“重复授权”。

对此,我们不妨先参照一下国外的相应规定。

以欧洲专利公约（下称EPC）为例，该公约第条规定：对于一件欧洲专利申请来说，申请日早于该申请、而公开日晚于或同于该申请的其他任何欧洲专利申请，在判断该申请的新颖性时均被视为现有技术。

除了EPC第条对新颖性所作的上述规定之外，EPC审查指南还对同一申请人、就同一发明、同日提出多件专利申请的情况还作了如下规定：对同一申请人的同一发明不应当授予两项专利，是大多数专利制度共同接受的原则。可以允许一申请人就相同的说明书提出两份申请，但其权利要求书的保护范围应明显不同，而且是涉及不同的发明。然而，在少数情况下同一个申请人也可能提出两份或多份欧洲专利申请，其指定国相同，这些申请具有相同的优先权日期并且涉及同样的发明，此时应当告知申请人，他必须对其中的一份或多份申请进行修改，使之不再保护同样的发明，或者对其希望获得专利权的一项申请作出选择。

由此可见，按照欧洲专利公约的规定，同样的发明创造在欧洲专利局只能被授予一项专利权，而“只能被授予一项专利权”就意味着拒绝“二次授权”（重复授权）。

我国的情况有所不同。由于“一案两请”的存在以及允许对此类案件进行二次授权，所以专利法就要对两者兼顾做出相应的规定。 仔细阅读专利法第九条，就会发现该条款在“同样的发明创造只能授予一项专利权”之后加入了一个重要的转折词——“但是”。“但是”意味着什么？意味着网开一面、其后面的情况是前述规定的一种例外，或者说前者并不包含后者。这种规定方式一方面坚持了“同样的发明创造只能授予一项专利权”的一般原则,另方面也兼顾了我国对“一案两请”所采用的特殊。由于这种规定将“一案两请”从“同样的发明创造只能授予一项专利权”的约束中分离了出来，所以，解读2008年修改的专利法第九条时，其中的第一句话（“同样的发明创造只能授予一项专利权”）是指一般情况，应当理解为“只授予一次专利权”，即一般情况下是禁止“重复授权”的。

如果说在舒某的案件发生时，依据当时的法律规定将“同样的发明创造只能授予一项专利权”理解为“不允许两项权利共存”是有道理的，那么按照现今的专利法，就不应当再坚持这种理解了。 三、关于“终止”和“放弃”

最近出现的一个实际案例对“一案两请”又提出了新的问题。 具体案情是：一申请人就同样的发明创造同日递交了发明和实用新型专利申请，它们的权利要求相同，而且都包括A和B两项权利要求。实用新型随即对A和B予以授权。在发明专利申请的实审中，审查员指出A和B不具有单一性，申请人保留了权利要求A、删除了权利要求B，并声明放弃了已授权的实用新型，使发明得以授权。为

保护权利要求B，在收到授权通知书的两个月内，申请人又提交了一份包含Ｂ的分案申请。

问：此种情况下分案申请B是否有可能得到授权？

有人主张能、有人主张不能。前者是从合理性的角度考虑的，而后者则考虑其合法性。

笔者的观点是，由于分案申请B在授权之前已经因放弃而终止了，根据专利法第九条“先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”的规定，显然不可以再对分案申请B授予发明专利权。

然而就其合理性而言，似乎没有不授予权利要求B发明专利权的理由，因为专利权人之所以放弃实用新型专利权，是为了满足“同样的发明创造只能授予一项专利权”的要求，影响A授予发明专利权的只是实用新型专利中的A，按理讲，专利权人只需放弃实用新型专利中的A方案即可。但是根据审查指南的有关规定，“主动放弃专利权的声明不得附有任何条件。放弃专利权只能放弃一件专利的全部，放弃部分专利权的声明视为未提出。”［３］故专利权人将实用新型专利中的B一起放弃，无异于泼洗澡水时将孩子一起泼出去了，这种结果并不合理。

除此之外，实践中还可能出现下述情况：

在“一案两请”中，有可能发明与实用新型专利的权利要求不相同（保护范围不同），但与从属权利要求相比可能存在重叠。根据审查指南的规定，“如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另

一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造”［４］。这样，一项发明专利的权利要求就有可能与一件实用新型专利的某从属权利要求构成“同样的发明创造”。按理讲在发明专利授权前，专利权人只需放弃实用新型专利的从属权利要求即可，但基于审查指南的上述规定，专利权人必须连同其权利要求一并放弃。这同样不太符合情理。

其实，只要对审查指南略作修改，允许专利权人对实用新型专利权做部分放弃，就可以比较合理的解决上述问题。专利权既然可以部分无效，为什么不可以部分放弃？就审查程序而言应当不存在任何障碍。 四、警惕

对于专利法第九条的解读和落实，在我们关注如何防止“重复授权”的同时，而往往忽视了对其前提——“同样的发明创造”的理解和判断。这一点尤其应当引起注意。

以上述舒某案为例，实际上其相关的发明专利和实用新型专利都只有一项权利要求，它们分别是：

“一种立式或卧式双层炉排平面波浪型反烧炉排锅炉，其特征是上层水管反烧炉排是平面波浪型布置。”（参照下左图）和 “一种主要由反烧炉排（2）、正烧炉排（1）和炉体（3）构成的高效节能双层炉排反烧锅炉，本实用新型的特征在正烧炉排（1）和反烧炉排（2）的各个炉条是间隔的一上、一下分两层构成波浪型排列。”（参照下右图）

比较一下就不难看出两者的构成存在明显差异，保护范围也不相同，应当不属于“同样的发明创造”。而专利复审委员会在审理此案时却忽视了对该前提的分析判断，便直接按照“同样的发明创造”进行了审查和处理。而在其后的两级行政诉讼过程中，人民也未对该基本问题进行审核。这不能说不是一个失误。

但话说回来，其结果可能是歪打正着——如果没有当初这种一系列的失误，也许不会引发业内对上述问题的关注和修正，或许也没有现今的专利法第九条。